Das United States Patent and Trademark Office (USPTO) hat seine endgültigen Bestimmungen zur Reduzierung der Patentlaufzeitanpassung (PTA) unter bestimmten Umständen im Hinblick auf die Entscheidung des Federal Circuit in der Rechtssache Supernus(Supernus Pharm., Inc. v. Iancu, 913 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2019)) veröffentlicht.
Das PTA ermöglicht eine taggenaue Anrechnung auf die normale Patentlaufzeit aufgrund von Verzögerungen bei der Bearbeitung durch das United States Patent and Trademark Office (USPTO). Dadurch kann die Laufzeit eines Patents über die übliche 20-jährige Laufzeit hinaus verlängert werden, indem Verzögerungen bei der Patentverfolgung durch das USPTO ausgeglichen werden, die die Laufzeit des Patents in unfairer Weise verkürzen können. Jede Verzögerung des USPTO bei der Bearbeitung einer Anmeldung wird durch die von den Anmeldern verursachten Verzögerungen ausgeglichen.
Das USPTO hat jetzt die überarbeiteten Regeln für die Praxis der Patentlaufzeitanpassung (PTA) im Hinblick auf die Supernus-Entscheidung des Federal Circuit veröffentlicht. Nach diesen Bestimmungen muss die Verkürzung der PTA aufgrund von Verzögerungen des Anmelders für den Zeitraum vom Beginn bis zum Ende des Versäumnisses des Anmelders, sich in angemessener Weise um den Abschluss des Verfahrens zu bemühen, erfolgen.
Die Änderungen in dieser endgültigen Regelung gelten für Anmeldungen, die für eine Patentlaufzeitanpassung (PTA) in Frage kommen und für die am oder nach dem 16. Juli 2020 ein Zulassungsbescheid versandt wurde. Infolgedessen wurden 37 CFR 1.704(c)(2), (3), (6), (9) und (10) überarbeitet, und die Verzögerungen des Anmelders unter diesen Umständen werden nun wie unten beschrieben berechnet, um Zeiträume auszuschließen, die den Folgen des Versäumnisses des Anmelders entsprechen, sich in angemessener Weise um den Abschluss des Verfahrens zu bemühen.
- Aufschub der Erteilung eines Patents: Als Enddatum für die Berechnung gilt das frühere Datum der Einreichung eines Antrags auf Beendigung des Aufschubs oder der Tag der Erteilung.
- Verzicht auf oder verspätete Zahlung der Erteilungsgebühr: Das Enddatum, das für die Berechnung herangezogen wird, ändert sich vom Postdatum der Entscheidung über die Wiederaufnahme des Antrags zum Datum der Einreichung eines zulässigen Antrags auf Wiederaufnahme des Antrags.
- Vorläufige Änderung weniger als einen Monat vor einem Amtsbescheid, der einen ergänzenden Amtsbescheid erfordert: Die Frist wird nun ab dem Tag nach Ablauf von 8 Monaten ab dem Anmeldetag bis zum Tag der Einreichung der Änderung berechnet.
- Änderung nach einer PTAB-Entscheidung weniger als einen Monat vor einer Amtshandlung, die eine ergänzende Amtshandlung erfordert: Die Frist wird nun ab dem Tag nach der PTAB-Entscheidung bis zum Tag der Einreichung der Änderung berechnet.
- Änderung nach Bewilligung: Die Frist wird nun vom Tag nach der NOA bis zum Tag der Einreichung der Änderung berechnet. Dieser Abschnitt schließt nun auch Änderungen aus, die vom USPTO ausdrücklich verlangt werden.
Das PTO gewährt automatisch Anpassungen, aber die Patentinhaber können eine Neuberechnung der Anpassung beantragen, wenn sie mit der Berechnung des PTO nicht einverstanden sind. Die PTA-Berechnungen mögen einfach erscheinen und werden zu wenig genutzt, aber unserer Erfahrung nach gibt es mehrere Fälle, in denen die Berechnung des PTO nicht mit der korrekten PTA übereinstimmt. Eine Verlängerung der Laufzeit eines Patents kann den Wert des Patents für den Inhaber erheblich steigern. Dies gilt insbesondere für bestimmte Technologiebereiche. Ein Pharmariese, der die Exklusivität eines Medikaments verlängern kann, oder ein Technologieunternehmen, das Lizenzeinnahmen generiert, kann durch die zusätzliche Patentlaufzeit mehrere Millionen Gewinn erzielen. In einem Beispiel konnten wir die Laufzeit des Patents aufgrund einer Neuberechnung um über 600 Tage verlängern.
Aufgrund des Gerichtsurteils und der neuen USPTO-Bestimmungen kann es unter bestimmten Umständen möglich sein, zusätzliche PTA-Tage zu ermitteln. In einem von uns geprüften Beispielfall wurde die Anmeldung am 12. Dezember 2019 aufgegeben, ein Antrag auf Wiederaufnahme wurde am 16. Januar 2020 eingereicht und die Entscheidung über die Wiederaufnahme wurde am 6. April 2020 verschickt. Nach den alten Regeln würde die Verspätung des Antragstellers mit 117 Tagen berechnet werden. Nach den neuen Regeln würde die Verspätung des Antragstellers nur noch 36 Tage betragen, was 81 zusätzliche PTA-Tage bedeutet. Es bleibt abzuwarten, ob die Umsetzung dieser neuen Regeln in naher Zukunft zu möglichen Diskrepanzen bei der Berechnung der PTA führt.
| MaxVal verfügt über umfangreiche Erfahrungen, wenn es darum geht, unseren Kunden zu helfen, die längstmöglichen Patentlaufzeiten zu sichern. MaxVal bietet eine systematische Überprüfung der PTA-Berechnung des USPTO, die von unserem Patent Term Adjustment Service unterstützt wird. Wir überprüfen alle Vorgänge im Verfahren, um die korrekte PTA zu ermitteln. Wir erstellen einen Bericht, in dem wir unsere Berechnung detailliert darlegen und mit der Berechnung des PTO vergleichen. Wir können auch Anträge auf Patentlaufzeitanpassung verfassen, wenn zusätzliche PTA gefunden wird. Kontaktieren Sie uns um mehr über PTA-Dienstleistungen zu erfahren. |
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